LIBRO: Derecho de Marcas
AUTOR: Otamendi, Jorge
EDITORIAL: LexisNexis - Abeledo-Perrot
AÑO: 2003
ÍNDICE
CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN
1.1. QUÉ ES UNA MARCA
1.2. FUNCIONES DE LA MARCA
1.2.1. Indicación de origen
1.2.2. Distinción de productos y servicios
1.2.3. Garantía
1.2.4. Publicidad
1.3. EL SISTEMA ATRIBUTIVO
1.4. EL VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA
1.5. MARCAS DE PRODUCTOS
1.6. MARCAS DE SERVICIOS
1.7. MARCAS COLECTIVAS
1.8. MARCAS DE CERTIFICACIÓN
1.9. EL USO FACULTATIVO
1.10. TERRITORIALIDAD
1.11. DERECHOS QUE CONFIERE
1.12. DURACIÓN
1.13. LEGISLACIÓN VIGENTE
1.13.1. El Adpic
1.14. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CAPÍTULO II - EL DERECHO Y SU ADQUISICIÓN
2.1. CARÁCTER DISTINTIVO
2.1.1. Signos registrables
2.1.2. Palabras de fantasía
2.1.3. Palabras con significado conceptual
2.1.4. Marcas evocativas
2.1.5. Dibujos
2.1.6. Emblemas
2.1.6-a) Dibujos genéricos
2.1.6-b) El dibujo y la denominación
2.1.7. Monogramas
2.1.8. Grabados, estampados y sellos
2.1.9. Imágenes
2.1.10. Bandas
2.1.11. Combinaciones de colores
2.1.12. Envases y envoltorios
2.1.12-a) Los envases y el decreto 6673/1963 sobre modelos y diseños
industriales
2.1.13. Letras y números por su dibujo especial
2.1.14. Combinaciones de letras o de números
2.1.15. Frases publicitarias
2.1.15-a) La originalidad
2.1.15-b) Carácter publicitario
2.1.16. Relieves
2.1.17. Otros signos registrables
2.1.18. Nombres de personas y seudónimos
2.1.19. Nombres geográficos
2.1.20. Las formas de los edificios
2.1.21. Signos sonoros
2.1.22. Títulos de publicaciones periódicas
2.1.23. Partículas de uso común
2.1.24. Formas no necesarias
2.1.25. Olores
2.1.26. Signos que han adquirido significado secundario
2.2. SIGNOS NO REGISTRABLES
2.2.1. Denominaciones y signos genéricos
2.2.1-a) Designaciones necesarias
2.2.1-b) Palabras de idiomas extranjeros
2.2.1-c) Conjuntos con designaciones necesarias
2.2.1-d) El dibujo o tipo de letra característico de designaciones genéricas
2.2.1-e) Dibujos necesarios
2.2.1-f) Límites de la irregistrabilidad
2.2.1-g) Designaciones usuales
2.2.1-h) Designaciones genéricas
2.2.1-i) Designaciones descriptivas
2.2.1-j) Adjetivos calificativos
2.2.2. Vocablos que pasaron al uso general
2.2.2-a) El uso común
2.2.3. Forma de los productos
2.2.4. El color de los productos
2.3. SIGNOS CON ENTIDAD MARCARIA NO REGISTRABLES
2.3.1. Marcas idénticas o similares a otras anteriores
2.3.2. Denominaciones de origen
2.3.3. Marcas engañosas. Confusión indirecta
2.3.4. Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres
2.3.5. Signos oficiales nacionales
2.3.6. Signos oficiales extranjeros e internacionales
2.3.7. El nombre, seudónimo y retrato de las personas
2.3.7-a) Personas físicas
2.3.7-b) Qué es el nombre
2.3.7-c) Alcance de la protección
2.3.8. Las designaciones de actividades
2.3.9. Las frases publicitarias sin originalidad
2.3.10. Otros signos no registrables
2.3.11. Títulos de libros, de películas y de columnas periodísticas
2.3.12. Marcas denigratorias
2.3.13. Signos prohibidos por distintas normas
CAPÍTULO III - EL REGISTRO DE LA MARCA
3.1. REQUISITOS DE FONDO QUE HACEN AL SIGNO
3.1.1. Novedad. Carácter distintivo
3.1.2. Especialidad. Disponibilidad
3.1.3. Originalidad
3.1.4. Licitud
3.2. REQUISITOS QUE HACEN AL SOLICITANTE
3.2.1. Quién puede solicitar el registro
3.2.2. El interés
3.3. TRÁMITE DE REGISTRO
3.3.1. Presentación de la solicitud
3.3.1-a) La descripción
3.3.1-b) Variación del tamaño y color
3.3.1-c) Renuncia de privilegio sobre elementos de uso común
3.3.2. La prioridad
3.3.2-a) El uso anterior y la prioridad
3.3.3. El domicilio especial
3.3.4. La publicación
3.3.5. El examen de la marca
3.3.6. Facultades de la autoridad administrativa. Autorización para registrar la marca
por parte de un tercero
3.3.7. La oposición
3.3.7-a) El escrito de oposición. El llamado de atención
3.3.7-b) Los fundamentos de la oposición y su ampliación
3.3.7-c) El retiro de la oposición
3.3.8. El interés en la oposición
3.3.9. Efectos de la oposición. La acción judicial. El fuero de atracción
3.3.9-a) La mediación
3.3.10. La oposición y la transferencia de la marca oponente
3.3.11. La resolución administrativa. Renuncia a la vía judicial
3.3.12. Apelación de la resolución denegatoria
3.3.13. Mandatarios. Personería
3.3.14. Cómputo de plazos, notificaciones
3.3.15. La transferencia de la marca
3.3.16. Disposición de la marca registrada. La copropiedad
CAPÍTULO IV - LA CONFUSIÓN
4.1. LA CONFUSIÓN Y LA LEY DE MARCAS
4.2. CONFUSIÓN DIRECTA Y CONFUSIÓN INDIRECTA. LAS FAMILIAS DE MARCAS
4.2.1. El daño
4.3. CONFUSIÓN VISUAL
4.3.1. Similitud ortográfica
4.3.2. Similitud gráfica
4.3.3. Similitud de forma
4.4. CONFUSIÓN AUDITIVA
4.4.1. Pronunciación incorrecta
4.4.2. Palabras en idiomas extranjeros
4.4.3. Las siglas
4.5. CONFUSIÓN IDEOLÓGICA
4.5.1. Similitud conceptual de palabras
4.5.2. Similitud conceptual de dibujos
4.5.3. Similitud conceptual entre una palabra y un dibujo
4.5.4. Palabras con significados contrapuestos
4.5.5. Por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir
4.5.6. Entre una palabra en idioma extranjero y su traducción
4.6. LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS QUE NO DISTINGUEN IDÉNTICOS PRODUCTOS
4.6.1. En clases distintas
4.6.1-a) Mismo género de productos
4.6.1-b) Misma materia prima
4.6.1-c) Partes y accesorios
4.6.1-d) Uso conjunto
4.6.1-e) Misma finalidad. Afinidad
4.6.1-f) Venta en un mismo negocio
4.6.2. En una misma clase
4.6.3. Carácter excepcional
4.6.4. Límite de la oposición
4.6.5. Prueba de la confusión
4.6.6. Entre productos y servicios
4.6.7. Entre servicios de distintas clases
4.7. PAUTAS O REGLAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN
4.7.1. El cotejo
4.7.1-a) Cotejo sucesivo
4.7.1-b) Preponderancia de las semejanzas
4.7.1-c) La marca opuesta es un derecho en expectativa
4.7.1-d) Análisis del conjunto. Impresión que deja. Partes relevantes. Partes
iniciales
4.7.1-e) La descripción de la marca
4.7.1-f) Las circunstancias adjetivas
4.7.1-g) La posición del juez
4.7.1-h) La forma en que se usará la marca
4.7.2. Las circunstancias a ser tenidas en cuenta
4.7.2-a) El público consumidor y los productos y servicios a distinguir
4.7.2-b) Los productos farmacéuticos
4.7.2-c) La inclusión en la marca de elementos de uso común
4.7.2-d) Productos no amparados por la marca oponente
4.7.2-e) El uso de la marca oponente. La marca de defensa
4.7.2-f) La notoriedad
4.7.2-g) La coexistencia de la marca oponente
4.7.2-h) La coexistencia con marcas de terceros
4.7.2-i) El contenido conceptual
4.7.2-j) Las marcas no denominativas
4.7.2-k) Los casos de nulidad
4.7.2-l) El uso anterior como nombre comercial
4.8. LA PRUEBA DE LA CONFUSIÓN
CAPÍTULO V - CONSERVACIÓN DEL DERECHO
5.1. EL USO DE LA MARCA
5.1.1. La aplicación de la marca
5.1.2. La comercialización y la prestación
5.1.3. Uso en el país. Venta a distancia. Internet
5.1.4. Intensidad del uso
5.1.5. El plazo de cinco años
5.1.6. Uso de marca diferente de la registrada
5.1.7. Quién debe usar la marca
5.1.8. La fuerza mayor
5.2. LAS MARCAS DE DEFENSA
5.3. LA RENOVACIÓN
5.4. LA REINSCRIPCIÓN
5.5. VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE USO. CADUCIDAD DE MARCAS CONCEDIDAS
BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY 3975
CAPÍTULO VI - DEFENSA DE LA MARCA
6.1. LA EXCLUSIVIDAD EN EL USO, SU VIOLACIÓN Y LOS DELITOS
6.2. LA FALSIFICACIÓN
6.2.1. Falsificación total o parcial
6.2.2. Agregado de otros elementos
6.2.3. Traducción
6.2.4. Tenencia
6.2.5. Coincidencia con la marca registrada
6.2.6. Prueba de la falsificación
6.2.7. Caso del licenciado y del fabricante por encargo
6.3. LA IMITACIÓN FRAUDULENTA
6.3.1. Tenencia
6.3.2. Prueba de la imitación fraudulenta
6.4. USO DE MARCA FALSIFICADA O FRAUDULENTAMENTE IMITADA O PERTENECIENTE
A UN TERCERO SIN SU AUTORIZACIÓN
6.4.1. Aplicación de la marca
6.4.2. Relleno
6.4.3. Venta
6.4.4. Uso en publicidad
6.4.5. Uso como nombre comercial o enseña
6.4.6. Referencia a la marca de otro. La publicidad comparativa
6.4.7. Fraccionamiento. Reenvase
6.4.8. Uso en papelería, anuncios, prospectos, etcétera
6.4.9. Uso en productos reparados o renovados
6.4.10. Comercialización de repuestos
6.4.11. Servicios
6.4.12. Reventa de productos legítimos
6.4.13. Materia prima o componente
6.4.14. Uso en experimentos o tests
6.4.15. Uso como palabra del lenguaje
6.4.16. El uso oral
6.4.17. Uso propio
6.5. PUESTA EN VENTA, VENTA O COMERCIALIZACIÓN DE MARCA FALSIFICADA,
FRAUDULENTAMENTE IMITADA O PERTENECIENTE A UN TERCERO SIN SU
AUTORIZACIÓN
6.6. PUESTA EN VENTA, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS
CON MARCA FALSIFICADA O FRAUDULENTAMENTE IMITADA
6.6.1. Tenencia
6.6.2. Importación del extranjero
6.6.3. Importación de productos legítimos. Importación paralela
6.6.4. Productos no cubiertos por la marca registrada y marcas "de hecho"
6.6.5. El propósito de competencia desleal
6.6.6. Presunción de dolo
6.7. TENTATIVA
6.8. REINCIDENCIA
6.9. CONCURSO DE DELITOS
6.10. PARTICIPACIÓN
6.11. LA ACCIÓN PENAL
6.12. PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN
6.13. TRIBUNAL COMPETENTE
6.14. PROCEDIMIENTO
6.15. LAS PENAS
6.16. OTRAS CONSECUENCIAS DE LA CONDENA
6.16.1. Comiso, venta, destrucción
6.16.2. Publicación de la sentencia
6.17. CARÁCTER OPTATIVO DE LA ACCIÓN
6.18. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
6.19. LA PERSONERÍA EN LA ACCIÓN PENAL
6.20. LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS OBLIGATORIAS
6.21. LA ACCIÓN CIVIL. EL INTERÉS LEGÍTIMO. LA MALA FE
6.21.1. Casos de confusión
6.21.2. Referencia a la marca ajena
6.21.3. El uso de la marca ajena en la publicidad
6.21.4. Uso como nombre comercial
6.21.5. Casos del art. 31
6.21.6. Uso del nombre propio
6.21.7. Denigración
6.21.8. La dilución
6.21.9. Uso por representante o agente no autorizados
6.21.10. Los nombres de dominio
6.21.11. Las razones sociales
6.22. TRIBUNAL COMPETENTE
6.23. PROCEDIMIENTO
6.24. COMISO, VENTA, DESTRUCCIÓN
6.25. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
6.26. EL INCIDENTE DE EXPLOTACIÓN
6.26.1. La caución
6.27. MEDIDAS PRECAUTORIAS
6.27.1. Quién puede pedirlas
6.27.2. Oportunidad
6.27.3. Juez competente
6.27.4. Embargo, inventario y secuestro
6.27.5. La obligación de ordenar las medidas y su levantamiento
6.27.6. El embargo y el incidente de explotación
6.27.7. Lugar y día en que se llevan a cabo
6.27.8. Objetos sobre los que procede
6.27.9. La fuerza pública. Intervención de otras personas
6.27.10. La caución
6.27.11. Las explicaciones
6.27.12. La caducidad de las medidas
6.27.13. Otras medidas cautelares
6.27.13-a) El Adpic y la prohibición de uso de la marca como medida provisional
6.27.13-b) Procedimiento
6.27.13-c) Ampliación de las medidas
6.27.14. Personería
6.28. LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS
6.28.1-a) Los daños derivados de la confusión y su prueba
6.28.1-b) Daños derivados de otros actos
6.28.2. Las formas de reparación
6.28.3. Las utilidades del infractor
6.28.4. Frutos
6.28.5. Daño moral
6.28.6. Juez competente
6.28.7. Prescripción de la acción
6.28.8. Cuantificación del daño en la demanda
6.29. LA ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN
CAPÍTULO VII - EXTINCIÓN DEL DERECHO
7.1. RENUNCIA
7.2. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE VIGENCIA
7.3. LA NULIDAD
7.3.1. Marcas registradas en contravención a la ley
7.3.1-a) Vicios en el solicitante
7.3.1-b) Vicios que afectan al signo
7.3.1-b.i) Nulidad de marcas que amparan otros productos
7.3.1-c) Vicios en el procedimiento
7.3.2. Piratería de marcas
7.3.3. Las marcas especulativas
7.3.4. El compromiso de no uso
7.3.5. Nulidad de solicitudes
7.3.6. Interés en la acción de nulidad
7.3.7. Criterio de apreciación
7.3.8. Juez competente y trámite
7.3.9. Nulidad parcial
7.3.10. Prescripción de la acción
7.3.11. Efectos de la nulidad
7.4. LA CADUCIDAD
7.4.1. Acción de caducidad, interés y prueba de uso
7.4.2. Efectos de la caducidad
CAPÍTULO VIII - LA MARCA NOTORIA
8.1. QUÉ ES LA MARCA NOTORIA
8.2. EL CONVENIO DE PARÍS
8.2.1. Lugar en que debe haber notoriedad. El Adpic y el Convenio de París
8.2.2. Productos idénticos o similares
8.2.3. El uso de la marca
8.2.4. La prescripción de la acción
8.2.5. La prueba de la notoriedad
8.3. LA PROTECCIÓN DE LA LEGISLACIÓN INTERNA
8.3.1. En materia de nulidades
8.3.2. En casos de oposición
8.3.3. En materia de cesación de uso
8.4. LA DILUCIÓN
8.4.1. Protección de su poder distintivo
8.4.2. Unicidad
APÉNDICE
NORMAS DEL ADPIC APROBADO POR LEY 24425, RELATIVAS A MARCAS
LEY DE MARCAS - LEY Nº 22362
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE MARCAS - DECRETO Nº 558/1981
CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN
1.1. QUÉ ES UNA MARCA
La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple
definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple y que veremos en
este capítulo. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso
competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir
productos o servicios.
La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está
premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus
ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, con
lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población.
Todo fabricante por lo general tratará de ganarse el público, de obtener una clientela. Podrá
hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a
través de su marca. Sin marcas, esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir
los buenos productos de los malos.
Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La
competencia, sin ella, se vería seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de
las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los
productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola
exposición al público (1).
(1) POUILLET, Eugène, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous genres, 6ª
ed., Paris, 1912, p. 14, quien opina que la marca cumple una función esencial de indicar origen, dice:
"...es también al mismo tiempo una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el
consumidor, que se asegura que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante que
encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Es la
marca que le da a la mercadería su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras
análogas o parecidas; se concibe toda la importancia de la marca. Más es estimada la mercadería, más
precio tiene la marca. Ella deviene, a veces, una propiedad considerable".
1.2. FUNCIONES DE LA MARCA
1.2.1. Indicación de origen
Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto. Asimismo
servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada
producto. En el siglo pasado en los EE.UU. de América una marca no era lo que hoy es en el
comercio.
Derenberg transcribe frases de un fallo de esa época de un tribunal de ese país: "No hay
derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o símbolos que no tengan relación
con el origen y propiedad de los productos, sino sólo están concebidos para indicar su
nombre y calidad". Como explica este autor "el término trademark en ese tiempo no indicaba
otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura arbitraria adicional,
concebidas para servir como una designación del producto, eran consideradas más allá del
concepto legal de trademark" (2). Tanto es así que cualquiera podía usar la designación que
otro hubiera creado para distinguir su producto siempre que "tomara las precauciones
necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del
fabricante" (3).
Pouillet, recordando una definición dada por un tribunal francés en el año 1868, nos dice:
"Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o
simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier
lugar y en cualquier mano en que se encuentren" (4). La marca distinguía a un fabricante de
otro a través de sus productos. O mejor dicho, los productos eran distinguidos por sus
fabricantes.
Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no
distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los
productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o
constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del
producto. Pero esta función será secundaria.
Obsérvese que es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos y
prestatarios de servicios que los distingan con las mismas marcas. Esto es posible a través
de la concesión de licencias y de franquicias (5). En estos supuestos los "orígenes" pueden
ser muchos y la marca una sola.
McCarthy cita un fallo de un tribunal norteamericano que data del año 1933 en el que puede
apreciarse la modificación sustancial del criterio sobre la función identificatoria del origen:
"Lo que quieren decir con tal expresión (6) es que el comprador de productos que llevan una
etiqueta dada cree que lo que compra ha emanado de la fuente, cualquiera sea su nombre o
lugar, de la que productos que llevan esta etiqueta han derivado siempre" (7).
Esta esperanza o idea del comprador puede inclusive ser equivocada, toda vez que el titular
originario de la marca la haya vendido a un tercero. O bien, como dije recién, haya
autorizado su uso a otros.
Esto no significa que el comprador deje de creer que todos los productos o servicios con una
misma marca tengan un mismo origen, aunque no sepa de quien se trata. El comprador
supone que la misma marca está relacionada con un mismo origen, aun cuando sea un
licenciado el que haya lanzado el producto o servicio al mercado.
1.2.2. Distinción de productos y servicios
La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de
otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor
esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el
producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve
el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al
comerciante (8). Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder,
como dije antes, que la marca esté formada por el nombre del fabricante.
Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el
comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que
otra vez antes adquirió.
La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo
en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá
ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a
la marca (9).
1.2.3. Garantía
Otra de las funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es la de
garantizar una calidad uniforme. Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la
prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el
producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad (10). Desde luego no se trata
de mantener o lograr la óptima calidad posible sino una calidad uniforme. Habrá
posiblemente productos o servicios mejores, pero quien vuelve sobre una misma marca
busca lo mismo que antes conoció. Cuando se trata de licencias y de franquicias, el vínculo
común que mantiene la unidad de la marca es justamente esa calidad uniforme del producto
o servicio. Juega desde luego un papel relevante en esta cuestión el precio que deba pagar el
consumidor. Si la calidad es uniforme pero el precio aumenta mucho, no siempre se volverá
sobre la misma marca. Pero esto nada tiene que ver con la función de garantía comentada.
La calidad uniforme que el consumidor espera encontrar en el producto o servicio no
constituye ninguna obligación legal del titular de la marca. No hay norma que le exija
fabricar sus productos o prestar sus servicios en forma idéntica a través de los años. Más allá
de su constitucionalidad, de haberla, no alcanzarían los jueces para determinar cuándo la
calidad varió, o no, y si varió, si hay excusas legítimas para ello.
Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el
consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Un producto o servicio que
empeora su calidad seguramente perderá consumidores y puede provocar que la marca
desaparezca del mercado. Una marca que viole esa esperanza del público dejará de ser
elegida. El público reacciona rápidamente ante estos hechos y adquiere un producto o
servicio de la competencia. Tarda mucho más una marca en ganar posiciones en el mercado
que en perderlas. Las preferencias del público se conquistan con esfuerzo y se pierden con
facilidad. Por ello, el interés enorme del titular de la marca en mantener uniforme o bien en
mejorar la calidad del producto que vende o del servicio que presta.
A pesar de la importancia que tiene el mantener una calidad uniforme, se trata de una
función secundaria, o derivada como la llama Mathely (11). Cualquiera sea la calidad del
producto o servicio a través del tiempo, la marca que lo distinga seguirá siendo marca.
1.2.4. Publicidad
Otra de las funciones que cumple la marca es la publicitaria. Como bien señala Mathely "sin
una marca que lo designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado" (12).
La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su
titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación
por parte del público consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que
el titular de la misma tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio
debe ir acompañada de una publicidad adecuada. En vano serán los esfuerzos para lograr la
mejor calidad si el producto o servicio es desconocido. Y aun cuando no se efectúe publicidad
la marca debe tener un atractivo, un "poder motivante" (13), que provoque favorablemente
al eventual comprador. No se elige como marca un signo que ha de provocar un rechazo por
parte del público. A nadie se le ocurriría distinguir un producto alimenticio con la marca
"Asco".
Muchas marcas están diseñadas o conformadas para informar sobre ciertas características
del producto o servicio que distinguen. Ello sucede con marcas como "Lave-Rap", "Nescafé",
"Instantix", "Flexiplast", "Coca-Cola", "Dentinox", "Cornealent", "Trak II", entre tantas otras.
Se trata de las llamadas marcas evocativas a las que luego me referiré (14).
Sea que informen sobre el producto o servicio y sus características o no lo hagan, quien
"crea", o adopta, cualquier signo como marca lo hará, por lo general, teniendo en cuenta el
grado de aceptación que aquélla tendrá como signo en el público. Ello, por la función
publicitaria que esa marca tiene. Pero, aun así, será una función secundaria porque bien
puede tratarse de un signo negativo desde el punto de vista publicitario y aun así ser
distintivo.
(2) DERENBERG, Walter, Trade mark protection and unfair trading, New York, 1936, p. 30.
(3) DERENBERG, W., Trade..., cit., p. 31.
(4) POUILLET, E., Traité..., cit., p. 13.
(5) Franchises.
(6) "Identificar la fuente de origen".
(7) MCCARTHY, J. Thomas, Trademarks and unfair competition, New York, 1973, p. 90.
(8) Éste a veces lo ignorará puesto que puede haberlo comprado a un distribuidor.
(9) MATHELY, P. la designa como función natural y esencial en Le droit français des signes distinctives,
1984, p. 13.
(10) CALLMANN, Rudolf, The law of unfair competition, trademarks and monopolies, 1988, p. 9 (17.03)
explica que "lo que se conoce como una garantía, es, de hecho, la concientización del vendedor y
comprador de que el uso de una marca sugiere una cierta constancia de producto".
(11) Este autor explica que "esta garantía no es la función directa, natural y esencial de la marca. Ella es
una función indirecta, solamente derivada de la función natural y esencial. Es, en efecto, porque el
objeto marcado proviene de un origen constante del que el consumidor puede esperar la permanencia de
ciertas calidades", MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 14.
(12) MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 15.
(13) Callmann señala que "otra característica de un símbolo es su poder motivante, distinguiéndolo de
un mero signo que comunica información en sí mismo no tiene poder para motivar cualquier respuesta
más allá de aquélla inducida por la información sola" (CALLMANN, R., The law..., cit., p. 2 [17.02]).
(14) Ver infra nro. 2.1.4.
1.3. EL SISTEMA ATRIBUTIVO
Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre
la marca. Este sistema es el que "atribuye" el derecho a quien obtiene el registro de la
marca. Como bien explica Breuer Moreno, "en el sistema atributivo no existe derecho de
ninguna especie sobre la marca si no hay registro" (15).
El art. 4 es claro al respecto al establecer que "la propiedad de una marca y la exclusividad
de uso se obtienen con su registro". Esto se hace evidente en el Capítulo III de la ley que
legisla sobre los actos punibles y las acciones. En el art. 31 se enumeran los delitos
marcarios que sólo pueden existir si se cometen en perjuicio de una marca registrada. Es el
titular de una marca registrada quien puede solicitar la realización de medidas precautorias
(16).
El sistema declarativo es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después
efectúa el depósito o registro de la marca.
1.4. EL VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA
Lo dicho en el párrafo anterior no significa que la marca no registrada, es decir la marca
usada, esté totalmente desprotegida.
Por el contrario en cantidad de casos se ha reconocido valor a la marca usada frente a una
que es registrada con posterioridad. Se ha sostenido reiteradamente que este criterio, "de
excepción, funciona cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es
usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consuma un
despojo contrario a la moral" (17). Y "obedece, no sólo al propósito de evitar maniobras de
mala fe de su contrario..." "sino también a los efectos de defender una clientela formada
mediante esa utilización" (18).
En estos casos los tribunales no siempre recurrieron a la Ley de Marcas para decidir en favor
de la marca no registrada (19). Lo hicieron apelando a los principios generales del Derecho y
al art. 953 del CCiv., que no reconoce valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas
costumbres (20).
El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una
marca solicitada con posterioridad al mismo (21), para servir de base para anular una marca
registrada, también posterior (22), y también para rechazar con éxito una oposición
deducida a la solicitud de su registro (23). Hasta se ha reconocido "en la medida en que han
sido intensamente explotadas y que a su amparo han formado una clientela... su titular
puede solicitar el cese de uso de una marca confundible" (24).
Desde luego, el uso, mediando la oposición al mismo, no tiene ninguna validez y no genera
ningún derecho en favor de quien lo ha realizado (25). Tampoco puede tener valor alguno el
uso de una marca confundible con otra anterior registrada, ya que ello implicaría desconocer
el derecho exclusivo de una marca legalmente registrada.
El uso, para tener valor, además debe haber sido de una intensidad tal que haya generado
una clientela (26). Este uso no puede haber sido aprovechando el prestigio ajeno o
induciendo a error al público por su confusión con otras marcas registradas con anterioridad.
Debe ser un uso efectuado sin mala fe (27).
La Ley de Marcas reconoce, aunque en forma indirecta, valor a la marca usada no registrada.
Lo hace al permitir que la oposición al registro o al uso de alguna sea efectuada por quien
detente un interés legítimo. Me refiero más adelante a los supuestos que pueden satisfacer
el interés legítimo, entre los que está la defensa de una marca "de hecho" (28).
De cualquier manera, otras normas del derecho permiten una defensa cabal a tales marcas
(29). El art. 953 del CCiv. citado en múltiples fallos es una de ellas. Pero tenemos también
el art. 159 del Cód. Pen. que considera delito criminal, y por ende castiga, a todo aquel que
"por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda
desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o
industrial".
La imitación de una marca ajena es sin duda una maquinación fraudulenta. Es un artificio
diseñado para engañar al consumidor, para confundirlo. En definitiva, un fraude. Si esa
marca ajena está registrada, el remedio legal lo brinda la Ley de Marcas. Pero si no hay
registro previo y hay una intención dolosa de confundir, que se manifiesta en la imitación o
falsificación de la marca que otro usa, entonces el remedio lo brinda el art. 159 del Cód.
Pen. Después de todo la Ley de Marcas es un instrumento más para combatir actos de
competencia desleal. Una de las categorías típicas de actos de competencia desleal es la que
comprende los actos de confusión, que abarcan no sólo los de confusión marcaria, sino
también los de confusión a través de designaciones, estilos comerciales, publicidad, etcétera
(30).
Por lo tanto, la aplicación de la norma del Código Penal al supuesto comentado es
indiscutible a mi juicio. Desde luego serán competentes para entender en las causas
respectivas los tribunales penales ordinarios, como lo son en cualquier caso en el que se
viole una norma del Código Penal.
La marca de hecho puede ser también invocada como sustento para la obtención de una
orden de cese de uso temporal o provisional que prevé el art. 50 del Adpic (Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio). En el
caso "Lionel" (31), el titular de la marca de hecho "Gloria", con la que distinguía juguetes,
solicitó se aplicara esta norma del Adpic y se ordenara el cese de uso de idéntica marca
usada para distinguir idénticos productos. El titular de "Lionel" había solicitado el registro de
su marca, y habiéndose retirado una oposición a su registro todo hacía suponer que sería
registrada. El tribunal hizo lugar a la petición y ordenó la medida. En el fallo se reconoce que
el que la marca no estuviese registrada "no significa en absoluto que el titular de una marca
de hecho -efectivamente explotada y a cuyo amparo se ha formado una clientela- carezca
por completo de protección frente a una conducta reprochable de un competidor, consistente
en el ilegítimo uso de la misma marca para obtener un lucro indebido y desviar la clientela".
Lo interesante de este fallo es que si bien se reconoce que el art. 38 de dicha ley sólo
concede medidas precautorias a los titulares de marcas registradas, se citan el art. 4 de la
Ley de Marcas y el art. 953 del CCiv., pero finalmente se recurre al Adpic de manera
novedosa y por cierto procedente. Refiriéndose a dicho tratado, se dijo "que ha tenido por
específica finalidad otorgar una mayor protección a los titulares de signos -registrados o no,
pero que cumplen adecuadamente con la función propia de una marca de productos y
servicios: individualizar el producto o servicio y distinguirlo de otro u otros-. Parece de buena
hermenéutica juzgar que el régimen vigente no ha pretendido desandar el camino que ha
llevado a una amplia protección del titular marcario y ceñirla a límites que en definitiva, se
transforman por la fuerza misma de los hechos en el vehículo de la injusticia y de la
impunidad de los infractores que obran movidos por intereses espurios y de inmoralidad
manifiesta; particularmente, cuando el derecho del titular del signo marcario -aún no
concedido- luce en una primera aproximación, adecuado al carácter provisional del trámite
cautelar, dotado de suficiente verosimilitud y enfrentado a una conducta que, prima facie,
aparece reñida con elementales normas jurídicas moralizadoras de la vida social".
La contundencia de esta conclusión permite inferir que en supuestos en los que se repita
esta conducta ilícita, aun en ausencia de un trámite de registro, avanzado o no, se ordenará
igual medida (32). Después de todo, la protección es para la marca usada que tiene una
clientela. Y ésta no depende de la existencia de una solicitud marcaria (33).
(15) BREUER MORENO, Pedro C., Tratado de marcas, Buenos Aires, 1946, p. 197.
(16) Arts. 38 y 41.
(17) Causa 3245, "Panificación Argentina SA v. Marcolla, León", sala entonces única, del 5/9/1967.
(18) Causa 9476, "R. Moghilevsky e Hijos SRL v. Madaus SACIFI", sala II, del 21/7/1970. Ver también
causa 76.694, "Lozano, Hugo O. y otro v. Panificadora Lozano SA", sala II, del 25/7/1978, LL,
22/12/1978, p. 3; causa 7874, "Tudela, Nidia Alba Girola de v. Anic SPA", del 30/11/1979; causa 1589,
"Dobboletta y Cía. SAICyF v. Mozotegui Arriola, Inchaurraca y Cía. SACIF", sala II, del 30/11/1972;
causa 2669, "Ludens SACI v. Fred Perry Sportswear Ltd.", sala II, del 5/2/1975. Ver también causa
5221, "Matafuegos Drago SACIF v. Callari Rodríguez y otros", sala II, del 9/10/1987.
(19) Aun cuando se ha dicho que "una de las finalidades esenciales de la ley de marcas es la tutela de
las buenas prácticas comerciales, ellas exigen que se respete el derecho a la clientela formada mediante
el uso legítimo de una marca y en muchas hipótesis a través del empleo de `hecho´ de ese elemento de
identificación de los productos. Porque si bien es cierto que la ley 3975 adoptó el llamado `sistema
atributivo´, también lo es que él no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que prive a
las marcas no registradas de los principios generales del derecho sea para proteger la indicada clientela
o ya fuera para cohibir prácticas poco leales", causa 22, "Industrialización de Cereales Granisol S. R. L.
v. Alimentos Granix SA", sala II, del 17/10/1980.
(20) "Sorga v. Sternfeld", del 17/4/1948, JA, 1948-I-739; causa 12.962, "Lencofin SRL v. Ocber y
Rosen", del 11/10/1960; causa 2020, "Osiris SCA v. Lab. Otto SA", del 8/2/1967.
(21) "Vita Productos Químicos Farmacéuticos v. Hematigeno Hommel SA", del 4/7/1960, JA, 1961-IV-
489.
(22) "Toledo Steel Products v. Marrugat Hnos.", del 19/11/1951, JA, 1952-I-575; "Ricol SACIeI v.
Álvarez, Fernando José", sala II, del 21/11/1972; causa 199, "Puccio, J. Manuel v. Méndez y Cía. SA",
sala I, del 15/5/1981.
(23) Causa "Manufactura Forti Arg. SA v. Imperial Chemical Ind. Lim.", del 17/6/1969; causa 7431,
"Álvarez Hnos. SA v. Alcázar SAIyC", sala II, del 17/10/1980; causa 1532, "Imperflex SA v. Yggam SA",
sala I, del 21/12/1982; causa 2738, "Nippon Kogako KKC v. Plastic Contact Lens SAICS", sala I, del
6/9/1984.
(24) Causa 2025/98, "Bustos, Élida Claudia v. Revista Imagen SA", sala I, del 11/5/1999. Agrega el
fallo: "Lo contrario importaría sumir al titular de una marca de las características aludidas en un estado
de desprotección frente al ilegítimo uso de la misma marca por un tercero, para aprovechar el prestigio
ajeno o desviar la clientela".
(25) "Laboratorios Belamon v. Astra", del 24/3/1961, JA, 1962-II-8, nro. 84; causa 7122, "Creaciones
Claudio SRL v. Sánchez, E. A.", sala entonces única, del 11/8/1969; causa 452, "Bodegas y Viñedos
Donati Hnos. y Cía. SA Agrícola Ind. y C. v. De Donatis y Cía.", sala entonces única, del 22/8/1966;
causa 639, "Societ… Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti Fratelli Gancia y Cía. SAVA SPA v. Pablo
Pares SA", sala entonces única, del 5/4/1967; causa 8644, "Divanlito v. For You SRL", del 2/9/1969;
causa 4181, "Gr
ner y Jahr Aktiengesellschft y Co. v. Ed. Perfil SA", sala III, del 9/6/1986.
(26) Causa 625, "Cámara de Empresarios Madereros y Afines v. Barravechia, Santos José", sala I, del
12/3/1990, en la que se dijo: "Tal como lo dijera el juez Muzio (causa 1668 del 4/3/1983), si bien es
cierto que en oportunidades verdaderamente excepcionales se ha otorgado protección a las marcas de
hecho (flexibilizándose en algún caso el criterio para compararla con otra registrada, por ejemplo) no lo
es menos que ello ha ocurrido en presencia de un uso muy antiguo e intenso de marca, a través del cual
el interesado demostró haber captado una importante clientela o en circunstancia en que los datos que
suministraba la realidad y la necesidad de satisfacer adecuadamente la justicia, imponían adoptar una
solución apartada del principio atributivo adoptado por el estatuto específico (esta sala, 23/5/1972,
causas 8061 del 15/6/1979 y 7874 del 30/11/1979). Desde luego -continúa diciendo- que tratándose de
soluciones excepcionales para casos que presentaban las mismas características, la prueba de la
concurrencia de las particularidades que los coloquen en esa situación corre por cuenta de quien la
invoca (art. 377, Cód. Proc.) y debe ser por demás fehaciente y no dejar lugar a duda alguna acerca de
los verdaderos alcances y proyecciones del uso de la marca sin registro, desde que, de otro modo, por
vía jurisprudencial, se dejaría sin efecto lo preceptuado en la ley, lo cual es obviamente inadmisible
(Fallos, 277:213; 279:128; 281:170; 301:958 y muchos otros), véase también BREUER MORENO, P.
C., Tratado de marcas de fábrica y comercio, 2ª ed., ps. 76/8, nro. 64".
(27) Planteada la cuestión entre un logotipo formado por un dibujo confundible con el cocodrilo
característico de Lacoste, el tribunal restó derecho al uso de aquél con estos argumentos: "En primer
término, no considero plenamente demostrados los requisitos que exige la jurisprudencia invocada por el
recurrente (uso pacífico, público y continuado, ejercido durante un período suficientemente prologando
como para permitir que el signo adquiera una difusión y prestigio tales que genere para su titular un
derecho a la clientela) para hacer excepción al sistema atributivo adoptado por nuestra legislación (art.
8, ley 3975; art. 4, ley vigente 22362) en favor de una marca de hecho. Por un lado, la solicitud de
inscripción del actor fue presentada en el año 1988, las pruebas demuestran un uso comercial, con
cierta certeza, del logotipo incluido en aquella solicitud desde el año 1984 para identificar `calzados´
que fabrica y/o que puede vender el actor, lo que no constituye una antig
edad decisiva si se atiende a
que el emblema de la demandada está registrado, es un marca `notoria´ y, acompañada de la marca
Lacoste, identifica a la única ropa que se vende en el mercado argentino con la figura de un cocodrilo -
según admite al absolver posiciones a fs. 223 el Sr. Marante- es intensamente utilizado en el país para
distinguir cinturones, remeras, sweaters, pantalones, camisas, zapatillas, bolsos, medias, paraguas y en
la pertinente publicidad, desde, por lo menos, el año 1985"... (causa 8482, "Marante, Carlos Alfredo v.
Sporloisir SA", sala III, del 26/8/1992). En otra causa se dijo: "Del análisis de estas fechas resulta que
el uso de la marca Zeofer por parte de la actora para designar a un producto antioxidante precedió
apenas en siete meses a la solicitud del registro, y sólo en nueve meses a la oposición. Conociendo la
actitud adoptada por su contraria (ver además las comunicaciones epistolares acompañadas con la
demanda), es claro que la apelante no puede prevalerse de un uso realizado en contradicción con el
derecho de la oponente. Y menos aún si se atiende a que ambas firmas eran competidoras en el mismo
ramo, lo cual torna injustificada cualquier alegación de ignorancia" (causa 120, "Zeocar SA v. Cintoplom
SA", sala II, del 6/11/1992).
(28) Ver infra nro. 3.3.8.
(29) Causa 4421, "Underwear SA y otro v. Anicka SA", sala II, del 18/7/1996, en la que se hizo lugar a
una acción de cese de uso de la marca "Íntimamente Mía", sobre la base de la marca "Mía Disegno" no
registrada, con estos argumentos: "Frente a esa imitación, ciertamente indudable, pierden toda
consistencia los argumentos de la demandada. Porque ni la coexistencia que alega, que no aparece
probada en la copia aludida ni la inconfundibilidad de los conjuntos como totalidades, ni la falta de
concesión de la marca pedida por la actora, ni la mayor o menor antig
edad de las solicitudes
marcarias, ni el sistema atributivo adoptado por la ley de marcas, ni la falta de oposición en sede
administrativa a la marca `Íntimamente Mía´ (que no mostraba en absoluto, la copia de la grafía M),
constituyen razones que puedan cohonestar una imitación marcaria evidente (expresamente admitida
por la demandada y corroborada por los testigos), que choca con el art. 953 del CCiv., pilar básico de
todo el ordenamiento jurídico positivo".
(30) ROUBIER, Paul, Le droit de la propriété industrielle,
T. I, Paris, ps. 536 y ss.
(31) Causa 6080/98, "Lionel SRL s/ medidas cautelares", sala II, del 24/11/1998.
(32) Me he referido a este fallo con más detalle en "Mayor protección para las marcas de hecho", LL,
1999-D-183.
(33) Esta protección con una medida cautelar se otorgó a una marca de hecho en causa 4564 "Gossip
SA y otro v. Falabella SA", sala I, del 4/10/2001 y en la causa 8225/01 "Aerolíneas Argentinas SA v.
Líneas Aéreas Privadas Argentinas SA", sala III, del 19/12/2001.
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